Primeramente cabe señalar que WIPO es un tipo de proceso administrativo para resolver disputas en cuanto a nombres de dominio. Los árbitros que participan de este recurso pertenecen a diferentes países alrededor del mundo. Lo primero que cuestioné mientras leía los casos fue; aunque la WIPO tiene un reglamento para la resolución de diferentes tipos de situaciones, que leyes se utilizarían o que principios de Derecho se utilizarían en una situación compleja como la protección de Marcas. En el caso de Barcelona.com no hubo ningún tipo de problema en cuanto a ésto ya que ambas parte pertenecían a España, pero en el caso de Merck donde una parte era de Alemania y la otra de Estados Unidos me crea un poco de confusión. En cuanto a la comparación de los casos: Ambos casos plantean la misma controversia, la contravención que se tiene cuando una persona es dueña de una marca registrada v. una persona que es dueño de un nombre de dominio. Para la solución de este tipo de controversia la WIPO tiene un reglamento donde el querellante tiene que probar (1) que el nombre es similar y trae confusión, (2) que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legitimo en la misma (3) que el nombre de dominio se está utilizando de mala fe. En el caso de Merck luego del análisis de la situación el panel evaluador entendió que los querellantes lograron probar los primeros dos requisitos. Entendieron que la compañía de New Jersey no tenía derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio, además que el nombre era similar y podría causar confusión. En cuanto al ultimo requisito, el cual el panel mismo entiende que es el más difícil de probar, ya que es una intención personal del usuario, entendió que los querellantes no habían logrado probar que se estuviera utilizando de mala fe. Los querellados alegaron que su interés en la página era hacer un “blog” o un tipo de plataforma para que los consumidores opinaran sobre ciertos productos. Además al momento de llevar la reclamación la página aún no tenía ninguna información. Por lo tanto el panel determinó que la reclamación no procede y los querellados de New Jersey continuaron siendo los dueños del nombre de dominio en cuestión. En cuanto al caso de Puerto Rico me parece curioso el hecho de que de en la misma reclamación indican que no tienen derechos sobre la marca registrada de “Puerto Rico” pero que ésta otra compañía no tiene derecho a utilizar el nombre por lo expuesto en el caso de barcelona.com. En éste caso se utiliza el estado de Derecho conocido en Estados Unidos donde los nombres de países o sus emblemas no pueden ser apropiables según el “Copyright Act” y por lo tanto no le asiste la razón a la compañía de turismo en que los querellados no pueden utilizar le nombre de Puerto Rico en un nombre de dominio. Además no lograron probar que fue de mala fe. Me pregunto entonces, si en las páginas registradas por la compañía de turismo de Puerto Rico no existiera el “disclaimer” de que ellos no se han apropiado de la marca “Puerto Rico” aunque no lo hubieran hecho, ¿hubiera procedido la reclamación? En fin, entiendo que ambos casos tienen una gran diferencia en cuanto a lo que reclaman. Primeramente porque en el caso de Merck estamos hablando de una compañía privada donde existe una apropiación de una marca o nombre y en el caso de Puerto Rico es una alegación en cuanto al nombre de un País. En cuanto al caso de Puerto Rico entiendo que de por si la reclamación de la compañía de turismo nunca hubiera prosperado ya que siendo parte de los Estados Unidos nos aplica el estatuto de el “Copyright Act” y éste mismo establece que los nombres de los países no son apropiables. En el caso de que la compañía de turismo hubiera alegado propiedad sobre una frase como la misma mencionada en el caso de “Puerto Rico lo hace mejor” hubiera tenido mayores probabilidades de prosperar. En cuanto al caso de Merck entiendo que la compañía de New Jersey si acogió el nombre de dominio de mala fe. Aunque el caso posterior no fue acogido por el Panel entiendo que el sólo hecho de ellos querer hacer una plataforma de intercambio de información con los consumidores no era suficiente argumento para demostrar que su intención no era afectar de alguna forma la compañía dueña de la marca y nombre.
Al evaluar ambos casos, es menester señalar que ambos casos se llevan mediante WIPO, que es un proceso administrativo para resolver controversias relativas a nombres de dominio. El caso de Merck, al igual que el de Puerto Rico Tourism Company, tratan sobre la disputa que surge cuando existe una entidad que registra como nombre de dominio el nombre o marca registrada de otra entidad. Existe una Poliza que utiliza WIPO para adjudicar casos y en ambos casos se utilizó el párrafo número 4 de ésta que señala que el “complaintant” debe de probar 3 cosas: (1) que el nombre es similar y trae confusión, (2) que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legitimo en la misma (3) que el nombre de dominio se está utilizando de mala fe. En el caso de Merck”, los “complaintants” lograron probar que el nombre trae confusión y que la persona no tiene derecho en cuanto a la marca ni que posee interés legítimo en la misma. No pudieron probar lo más difícil, que es probar que utilizaron el nombre de dominio con mala fe. Éste último requisito, asi mencionado en el caso de “Merck” y el de Puerto Rico Tourism Company”, es el más difícil de probar ya que hay que interpretar la intención del registrador. En este caso, no se pudo probar la mala fe ya la página carecía de información y además acompañaba la palabra “blog” después de “merck” en el nombre de la página de Internet. El caso de Puerto Rico Tourism Company trata sobre el mismo tema que el caso de Merck pero en este caso se registró el nombre de un país (puertorico) como domain name. La compañía de turismo de Puerto Rico había registrado su slogan (“Puerto Rico lo hace mejor”) en diferentes idiomas pero nunca registro el nombre Puerto Rico. Este caso señala que Puerto Rico Tourism Company no pudo probar el primer requisito que es el probar que el nombre utilizado es similar y que trae confusión. Además, se señaló que de acuerdo con el United States Trademark law” no se permite registrar lugares geográficos tal como lo es Puerto Rico. En conclusión, ambos casos son parecidos en que el WIPO los decidió similarmente ya que es menester que el “complaintant” pruebe los tres criterios para que se determine a favor de éste. Vemos diferencias en cuanto a los tipos de “domain names” que se registraron ya que uno trata de una marca mientras el otro trata sobre el nombre de un país. Por consiguiente, se utilizó el “Trademark law” como referencia en el caso de Puerto Rico Tourism Company mientras que en el caso de Merck no se utilizó. En ambos se falló en contra de las reclamaciones de los “complaintants”.
Los casos de Puerto Rico Tourism Company v. Virtual Countries, Inc. y Merck KGaA v. Paul Rostkowski tratan de los nombres de dominio en el Internet. Es importante notar que un nombre de dominio se puede registrar con la teoría de "primero en tiempo, primero en derecho." No hay un derecho establecido en cuanto a que nombre de derecho esta protegido y cual no, todo depende de las circunstancias particulares de cada caso. Examinaremos los casos antes mencionados y compararemos sus decisiones, ambas por la WIPO Arbitration and Mediation Center.
El caso de Puerto Rico Tourism Company v. Virtual Countries, Inc. trata de un nombre de dominio ,puertorico.com, utilizado por una compañía extraña a Puerto Rico. Virtual Countries, Inc. es una compañía de Seattle, Washington, que se dedica a registrar nombres de países y después trata de vendérselos a los países por una cantidad exorbitante de dinero. La compañía de turismo de Puerto Rico presenta el caso ante la WIPO, ya que Virtual Countries estaba utilizando el nombre de dominio de puertorico.com y en ninguna parte se asociaba con Puerto Rico. Turismo alegaba que al haber registrado el decir de “Puerto Rico lo hace mejor”, tenían derecho a la palabra Puerto Rico en sí. Además, la compañía de turismo alega que el uso de Virtual Countries es ilegal y que ellos no tienen derecho a utilizarlo. El caso utiliza la Ley de Marcas federal, donde se establece que los nombres geograficos no son marcas y no pueden ser registrados debido a su uso común y que sus nombres son genéricos. El caso establece unos requisitos a utilizar para que la "complainant", la compañía de turismo de Puerto Rico, pudiera prevalecer en el caso. El primer requisito es que el nombre de dominio es idéntico o confunde con la marca o la marca de servicio a la que el "complainant" tiene derecho. El segundo requisito es que el "respondent" no tiene ningún derecho o interés legitimo respecto al nombre de dominio. El tercer y último requisito es que el nombre de dominio que esta registrado esta siendo utilizado de mala fe.
El caso de Merck v. Paul Rostkowski, al igual que el de Puerto Rico, trata de un nombre de dominio que fue registrado por una persona que no tenía el derecho y el título del nombre, ya que el nombre Merck estaba registrado por la propia farmacéutica. Merck es una compañía farmacéutica, la cual distribuye medicinas como Vioxx. Rostkowski registró el nombre de dominio como un blog, que al abrir la página decía “Comming Soon”. El “Complaintant” Merck no pudo probar todos los requisitos establecidos por el tribunal, le falto el más dificil que es la mala fe, ya que la página solo decía “coming soon”, no decía nada más que se le pudiese imputar la mala fe.
Ambos casos tratan sobre la dicotomía cuando una entidad es dueña de un nombre, conocido y utilizado para negocios a traves de la nación y otra entidad dueña de un nombre de dominio, la cual utiliza ese nombre por primera vez. Ambos casos se ven ante la WIPO donde ambos “Complaintants” pierden sus argumentos por falta de prueba ante los tres requisitos mencionados anteriormente.
Es curioso ver en estos casos como la WIPO trata los nombres de dominio, se rigen bastante por “primero en tiempo, primero en derecho” en vez de mirar los nombres de marcas registrados ante las naciones, como lo habia hecho Merck y “Puerto Rico lo hace mejor”. La WIPO conlleva su decisión a base de los requisitos establecidos, si no se pueden probar los requisitos con pruebas contundentes y no meras alegaciones, el caso no va a prevalecer ante dicho foro. El caso de Merck que se vió por segunda vez es un claro ejemplo de como la WIPO va a tratar la prueba. El “Complaintant” nuevamente llevó el caso alegando que tenía nueva prueba, su prueba era que la mala fe del “Respondent” se podía observar ya que no se había hecho nada en la página de Internet y con el nombre de dominio. Nuevamente la WIPO estableció que la prueba presentada no era suficiente para probar la mala fe del “Respondent”.
Antes de comenzar a comparar los casos de Merck KGaA v. Paul Rostkowski y Puerto Rico Tourism Company v. Virtual Countries, Inc. debo de indicar que la controversia en ambos es la misma: quien tiene derechos sobre el nombre de dominio si es la persona que tiene una marca registrada o si es la persona que inscribió el nombre de dominio.
Luego de leer ambos casos, puede ver que para solucionar esta controversia la WIPO (donde se llevan a cobo los procesos de arbitración y mediación de controversias sobre nombres de dominio) tiene las “Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, “Uniform Domain Dispute Resolution Policy” y “WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”. Para adquirir un nombre de dominio hay que cumplir con estas reglas.
Para determinar que la persona que inscribió el nombre de dominio no tenia derecho a hacerlo el querellante debe probar lo que establece las “Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” en el párrafo 4(a)(i-iii): (i) que el nombre de dominio es idéntico y confusamente similar al trademark o marca de servicio que le pertenece al querellante; (ii) que el dueño del nombre de dominio no tiene ningún derecho o interés al respecto; y (iii) que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe.
En el caso de Puerto Rico Tourism Company, la WIPO indico que los nombres de países no son apropiables y no se pueden registrar. Por tal motivo resolvió el caso diciendo que la Compañía de Turismo de Puerto Rico no tenía una marca registrada o de servicio en la cual el nombre de dominio en disputa (puertorico.com) fuera idéntico o confusamente similar por lo cual ordeno que Virtual Countries, Inc. mantuvieran el mismo.
Por otro lado, en el caso de Merck KGaA, la WIPO resolvió que a pesar de que estos lograron probar que el nombre de dominio era idéntico y confusamente similar a su trademark y que el dueño del nombre de dominio no tenía ningún derecho o interés al respecto, no lograron probar que fue registrado y usado de mala fe. En el mismo caso la WIPO te dice que el tercer requisito es sumamente difícil de probar ya que depende de la intención que tenga el dueño del nombre de dominio. Aquí, Paul Rostkowski dijo que el lo había creado para que los usuarios del producto Vioxx, una medicina creada por Merck & Co., pudieran escribir acerca de la experiencia que habían tenido con el mismo. Me parece un poco raro como le dieron tanto peso a esto a pesar de que el ofreció venderle el nombre de dominio cuando le enviaron una carta de cese y desista.
Finalmente como se puede observar los casos se distinguen en que uno es de una compañía pública donde el nombre de Puerto Rico no se puede apropiar por ser el nombre de un país y el otro es de una compañía privada que gozan con un nombre registrado, Merck. A mi entender el caso de Puerto Rico Tourism Company estuvo bien resuelto ya que entiendo que puertorico.com no traería confusión porque los nombres de dominio que poseía la compañía eran compuestos de frases como Puerto Rico ¡Lo Hace Mejor! y de primera somos parte de los Estados Unidos y como sabemos se es imposible apropiarse del nombre de un país bajo el “Copyright Act”. En cuanto al caso de Merck KGaA, entiendo que no se debió haberse resuelto de esa manera ya que el solo hecho de que el Sr. Paul Rostkowski dijera que lo había creado para que los usuarios de Vioxx se expresaran, entiendo que eso no era suficiente porque no había hecho nada para que los usuarios de Vioxx comenzaran a expresarse y tan pronto le enviaron la carta de cese y desiste y rápido le informo a Merck que el nombre de dominio estaba a la venta, es por esto que entiendo que desde un principio el tenia la intención de venderlo y lo inscribió de mala fe para obtener mucho dinero.
Los tres casos se tratan del dominio de un nombre o una marca en la red. Con los constantes cambios y la evolución de las empresas, si estas quieren estar a la vanguardia es de suma importancia tener presencia en la Internet. Por lo tanto, hay personas que muchas veces de mala fe, registran nombres que en un futuro una empresa puede necesitar, y se ve en la obligación de pagar altas cantidades para adquirir el dominio.
El caso de Puerto Rico Truism esta relacionado con el nombre Puerto Rico. En este se plantea que para los efectos de marcas registradas, los nombres de zonas geográficas no estan permitidos. Una persona sin ningún contacto con Puerto Rico había registrado el dominio puertorico.com,por lo que la Compania de Turismo de Puerto Rico estaba reclamando.
En estos casos es requisito cumplir con lo siguiente: 1. que el nombre es similar y provoca confusión 2. que la persona duena del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legítimo a la misma 3. que el nombre de dominio se está usando de mala fe En el caso de autos, la Compania de Turismo no pudo probar la mala fe, que es el requisito mas arduo de satisfacer.
Ahora bien, en el caso de Merck, tampoco se pudo probar la mala fe. Si ellos mismos saben que es el requisito mas dificil de probar, entonces como es posible que no sean un poco más flexibles en cuando a esto.
Me pregunto como una empresa puede salvaguardar sus intereses y su dominio en la red, si una persona lista se le adelanta y registra el dominio. Esto se presta para que las grandes empresas sean manipuladas y extorsionadas.
Luego de leer y hacer un análisis de los casos a comparer, concluyo con mis compañeros que el reglamento de la WIPO exige al querellante probar que:
(1) que el nombre es similar y trae confusión, (2) que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legítimo en la misma (3) que el nombre de dominio se está utilizando de mala fe
En el caso de la P.R. Tourism Company, como bien estableciera el Copyright Act, los nombres de los países, entre otros, no son nombres apropiables y que por tanto la reclamación de ésta no justifica la concesión del remedio solicitado, puesto que no cumple con todos los requisitos que se han de probar, al no poderse probar que el nombre creara confusión alguna.
Sin embargo, en el caso de Merck, aunque sí se demostró que el dominio creaba confusión, no se pudo demostrar que la parte querellada hubiere utilizado el nombre del dominio de mala fe. Considero yo que el uso que intentaba darle la parte querellante era uno de interés público para aquellos pacientes que usaban la dicha pastilla, y que por tanto no había mala fe alguna.
Luego de leer y hacer un análisis de los casos a comparer, concluyo con mis compañeros que el reglamento de la WIPO exige al querellante probar que:
(1) que el nombre es similar y trae confusión, (2) que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legítimo en la misma (3) que el nombre de dominio se está utilizando de mala fe
En el caso de la P.R. Tourism Company, como bien estableciera el Copyright Act, los nombres de los países, entre otros, no son nombres apropiables y que por tanto la reclamación de ésta no justifica la concesión del remedio solicitado, puesto que no cumple con todos los requisitos que se han de probar, al no poderse probar que el nombre creara confusión alguna.
Sin embargo, en el caso de Merck, aunque sí se demostró que el dominio creaba confusión, no se pudo demostrar que la parte querellada hubiere utilizado el nombre del dominio de mala fe. Considero yo que el uso que intentaba darle la parte querellante era uno de interés público para aquellos pacientes que usaban la dicha pastilla, y que por tanto no había mala fe alguna.
Cuando comencé a leer estos casos, me di cuenta de la dificultad que tendremos como personas para poder ajustarnos a no asumir una posición antes de analizar la totalidad del caso. En Puerto Rico Tourism vemos como una compañía con cede en Washington registró el nombre de dominio puertorico.com. Como es de esperarse, la compañía de Turismo de Puerto Rico decide hacer una reclamación por ese nombre de dominio ya que, según su argumento, una persona que entre a puertorico.com espera razonablemente que sea una de las paginas principales de Puerto Rico. Inicialmente estuve de acuerdo con este argumento. Cuando uno entra a nombres tan específicos como puertorico.com uno no espera que una compañía con base en Washington tenga información actualizada acerca de Puerto Rico.
No obstante, el panel de WIPO determinó que “Puerto Rico”, al ser el nombre de un país (en este caso, una isla), no es un nombre que se pueda considerar “registrado” y por lo tanto, no pertenece a nadie. No es indispensable que la Compañía de Turismo de Puerto Rico lo tenga y no hay mala fe, ni de la compañía en Washington ni de la Compañía de Turismo en este caso. Se deniega la petición.
En ambas partes del caso Merck, se analiza si el Sr. Paul tuvo la intención primaria de registrar el nombre de dominio merckblog.com para vendérselo específicamente a Merck. Aunque entran otros elementos en consideración, este es el factor que determina si la petición tiene o no merito. El panel analiza que el Sr. Paul no tuvo la intención PRIMARIA de comprar ese dominio para vendérselo específicamente a Merck y por tanto, no hubo mala fe de su parte. Se deniega la petición. Durante la lectura de este caso, me pasó por la mente que el Sr. Paul SI había registrado ese nombre con la intención de vendérselo a Merck. Después de todo, el panel llegó a esa decisión luego de analizar que Paul ofreció venderle ese dominio a Merck luego de que Merck le reclamara. Pero… ¿acaso no fue esto lo que pasó en el caso Panavisión v. Toeppen?
Sin embargo, la decisión en Panavisión fue muy diferente. En ese caso se determinó que Toeppen si registraba nombres de dominio de compañías famosas con la intención de venderlos. El Tribunal llegó a esa decisión luego de enterarse que Toeppen había registrado varios nombres de dominio famosos además de Panavisión. No sabemos si Paul registró otros nombres de dominio, no se entró en ese análisis.
¿Cómo se relacionan los casos Merck y Puerto Rico Tourism?
En ambos casos se estableció que existe un nombre de dominio, que el mismo tiene una o más palabras que podrían traer confusión a los usuarios de la Internet y que los reclamantes exigen que les den derecho sobre el uso de los mismos. Ambas reclamaciones fueron denegadas. En Puerto Rico Tourism se llega a la conclusión de que Puerto Rico no es un nombre que pueda ser registrado y por ende, no pertenece a nadie y por lo tanto, nadie tiene derecho a exigir su uso exclusivo. En Merck, no se pudo probar mala fe por parte de Paul a los efectos de que el propósito principal de que este adquiriera merckblog.com era para vendérselo a Merck. Es interesante que en ambos casos, lo primero que uno piensa es que terminaran de forma muy distinta a como lo hacen. Personalmente pienso que de cierta manera es reconfortante saber que, al parecer, en estos casos la justicia realmente fue ciega pues fueron a los meritos de cada ley y tomaron una decisión.
Al estudiar detenidamente ambos casos, se puede observar que son casos muy parecidos, ya que tratan la misma controversia sobre los nombres de dominio y el debate de sobre a quién le pertenecen. Ahora, hay que destacar ciertas diferencias entre ambos casos. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico Tourism, esta agencia del gobierno no pudo utilizar el nombre de dominio puertorico.com ya que éste había sido adquirido por otra compañía. Hay que destacar que el nombre Puerto Rico no puede ser una marca registrada, ya que es el nombre de un país y la ley aquí dice que no se puede registrar como una marca. En el caso de Merck, éste se está llevando en el año corriente pero ya se había dilucidado el año anterior y no había denegado al Complainant el uso del nombre. Merck trae el caso nuevamente alegando que ha pasado un año y la compañía que había utilizado el nombre de dominio que ellos querían no ha hecho ningún tipo de uso a la página, la cual se suponía fuera para un blog.
En el caso de Puerto Rico Tourism se consideran los siguientes puntos: - the domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights; and - the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and - the domain name was registered and is being used in bad faith Haciendo un análisis, podemos observar fácilmente que el caso no cumple con el primer punto, ya que Puerto Rico no es ni puede ser una marca registrada, los mismos querellantes lo admiten. Pero intentan lograr su punto utilizando el caso de Barcelona.com, el cual no les resulta, ya que la ley de Barcelona es distinta a la de Puerto Rico y allí si se permite registrar el área geográfica como una marca. De esta manera, los querellantes no logran defender su punto y se resuelve en su contra.
En el caso de Merck, esta compañía ya había llevado el caso anteriormente y se había resuelto en su contra. Ellos intentan llevar el caso nuevamente alegando que tenía información que no existía antes. La decisión de este caso es que no se logra probar que existe mala fe por la parte querellada. Su conducta era exactamente la misma que tenía la primera vez que se llevó el caso, y no probaron ningún hecho distinto. Por lo tanto se mantuvo la decisión anterior.
Personalmente entiendo que las conclusiones de estos dos casos deben crear preocupación hacia muchas compañías y entidades, ya que ambas acciones fueron denegadas, aún existiendo el hecho de que se intentó obtener un beneficio económico por la parte querellada al intentar vender el nombre de dominio o no se estaban utilizando las páginas correspondientes. Si aún así, no se probó la mala fe, esto demuestra que es sumamente difícil lograr obtener un nombre de dominio.
En los casos de Merck KGaA v. Paul Rostkowski y Puerto Rico Tourism Company v. Virtual Countries, Inc se plantea la misma controversia de quien tiene derechos sobre una marca registrada? Si es la persona que registra la marca o la que es dueña del nombre de dominio. En WIPO se utiliza un reglamento donde el querrellante tiene que probar que:
(1) El nombre es similar y trae confusion. (2)Que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interes legitimo en la misma. (3)Que el nombre de dominio se esta utilizando de mala fe. En caso Merc se probaron los primeros dos incisos pero en relación al tercero no pudieron probar que se utilizo el nombre de mala fe, el cual es el mas difícil de probar.
En el caso de Puerto Rico Tourism Company se toca la misma controversia que en el caso Merck. En este caso la compañía de turismo de Puerto Rico, había registrado un slogan que decía (Puerto Rico lo hace mejor) Este caso indica que para los efectos de marcas registradas los nombres de zonas geográficas no estan permitidos. Debido a su uso comun, se consideran nombres genericos. En este caso una persona o compañia extraña sin ningún contacto con Puerto Rico había registrado el dominio puertorico.com y la Compañia de Turismo de Puerto Rico estaba reclamando haber registrado la marca por medio de su slogan.
En estos casos es requisito cumplir con lo siguiente:
1. Que el nombre es similar y provoca confusión. 2. Que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legítimo a la misma. 3.Que el nombre de dominio se está usando de mala fe.
En este caso la Compañia de Turismo no pudo probar la mala fe, que es el requisito mas dificil de probar. En notas apartes cabe señalar que en Puerto Rico el derecho a la marca se reconoce mediande el registro de la misma.Existen las marcas de fabrica, servicio, certificacion y las colectivas. Las marcas tiene una vigencia de 10 años desde su registro y son renovables por periodos sucesivos de 10 años y si es abandonada por falta de uso por 5 años en P.R se presume el abandono lo mismo sucede si la marca en algun momento se convierte en un nombre generico.
En el caso Colgate-Palmolive v. Mistolin, 117 DPR 303 (1986) El Tribunal Supremo resolvió que:Para que la marca sea registrable es necesario que se pegue en el producto y el mismo se distribuya de buena fe en Puerto Rico.Como pueden ver el requisito de Buena Fe es de suma importancia tanto en EEUU como aqui en Puerto Rico.
Comparación entre el caso de “merckblog.com” y el caso de la Compañía de Turismo y “puertorico.com”
Lo primero que debemos destacar es que ambos casos fueron ventilados ante la Wipo. La Wipo tiene un reglamento por el cual se deja llevar cuando se le presentan controverisas sobre nombres de dominio, ésta es la “Uniform domain name Dispute Resolution Policy” Para lograr que el “complainant” resulte airoso tiene que probar que:
1.El nombre de dominio que fue registrado por el “respondent” es idéntico o confusamente similar a la marca o marca de servicio a la cual el “complainant” tiene derecho. 2.Que el “respondent” no tiene derecho o un interés legítimo en el nombre de dominio; y 3.Que el nombre de dominio ha sido registrado y ha sido usado de mala fe. Cabe destacar que la Wipo ha reconocido que de los tres requisitos es el de probar la mala fe el que más trabajo cuesta probar. Ambos casos tratan sobre nombres de dominio; uno de una farmaceútica mundialmente reconocida y otro del nombre de un país(Puerto Rico) En el caso de Merck, aunque se pudo probar los primeros dos requisitos dispuestos por la Wipo, no se pudo probar el tercero (la mala fe en el uso). En mi opinión creo que el “complainant” probó más alla de toda duda que el “respondent” había actuado de mala fe, pienso que de haber tenido un interés real en el blog lo hubiese utilizado; sin embargo el tiempo pasaba y la página seguía en “construcción”. El caso de Puerto Rico es muy diferente al de Merck porque estamos hablando del nombre de un país, que por su relacion política con Estados Unidos, está protegido por la Copyright Act que prohibe que se inscriban los nombres de paises. Así que en este caso Puerto Rico no tenía muchas posibilidades de prevalecer. Aunque trato de traer el caso de “Barcelona”en apoyo de su caso, realmente ambos casos eran muy diferentes. En este caso las palabras que acompañaban el nombre Barcelona era su nombre completo y en segundo lugar la ley de España si permite el registro de áreas geográficas. Realmente Puerto Rico no tenía derecho al remedio solicitado, mucho menos cuando la Compañía de Turismo, reconocía que no tenía derecho a las palabras por si solas más alla de la frase “Puerto Rico lo hace Mejor”
En los casos de MERCK y de PR surgen las mismas controversias. La diferencia se da en cuanto al registro y uso de la marca de MERCK contrario al no registro ni uso de la marca de PR. Ambos casos estan regulados por las Reglas de la WIPO. En relación a las controversias aqui planteadas, se les exige a los promoventes que cumplan con los siguientes requisitos para obtener una decisión favorable del Panel: (a) que el nombre de dominio en cuestión es idéntico o similar a la marca registrada del promovente, (b) que el acusado no tiene derecho ni un interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión, y que (c) el nombre de dominio en cuestión fué registrado y esta siendo utilizado de mala fé. En el caso de Puerto Rico Tourism, promovente, v. Virtual Countries, acusado, el gobierno de PR pretende impugnar el uso del nombre de dominio del acusado, puertorico.com, el cual llevan utilizando desde el 1995. PR alega que aunque no posean el registro de la marca “Puerto Rico” a su favor, sus lemas y campañas han hecho que el nombre “Puerto Rico” adquiera significación segundaria, por lo tanto, se hace registrable a su favor, según la ley. Virtual, por sup arte alega que si bien PR acepta que no tiene absolutamente nada registrado bajo en nombre geográfico del país, Puerto Rico, según las leyes de marcas tampoco pueden hacerlo. La ley prohíbe la inscripción de nombres geográficos a menos que con el tiempo y el uso hayan adquirido significación segundaria, o sea que sean reconocidos como una marca a pesar de su significado, cosa que PR no ha logrado. Esto se debe a que nunca han ni tan si quiera utilizado el nombre de “Puerto Rico” ni como una marca ni como un producto. El Panel, en este caso, al aplicar las Reglas pertinentes al conflicto, no vió razón para continuar el análisis, más alla del inciso a, sobre la posible confusion que pudiera causar el nombre de dominio de los acusados, puertorico.com. Denegaron por tal razón la solicitud de PR. Además el Panel demostró que no tan solo PR no tenía alguna marca registrada a su nombre, sobre “Puerto Rico”, sino que no había estatuto alguno que les permitiera asi hacerlo, sino que también tenían conocimiento del nombre de usuario desde hacia unos años e incluso intentaron comprarlo. Esto demostraba que no iban a poder satisfacer el tercer paso del análisis, ya que se hubiera derrotado la mala fe, del acusado, con la oferta de compra del promovente. El caso de MERCK conlleva un análisis, aunque parecido, mucho más riguroso que el de PR. En este caso, MERCK lleva cientos de años utilizando la marca y tiene cientos de marcas bajo MERCK y otras denominaciones del mismo nombre u origen. El acusado, Rostkowski, pretende abrir un sitio en el web bajo el nombre de merckblog.com. Similar a la situación de PR, con la diferencia de que MERCK si es una marca registrada, reconocida y en constante uso. Situación que desde el exterior puede ser vista como maliciosa. El Panel utilizando las mismas reglas que en el caso de PR procede a analizar los distintos aspectos. En cuanto a similaridad y posibilidad de confusion, MERCK toma la delantera y obtiene ese punto a su favor. El segundo paso, que también se le concede a MERCK, sobre el interés legítimo que tiene el acusado sobre el uso del nombre de dominio, pues merckblog.com tampoco logra rebatirlo. El problema surge cuando le corresponde el turno a MERCK de demostrar la mala fe del acusado en el registro y el uso del confuso nombre de dominio. Los argumentos de MERCK sobre la utilización que se le daría al sitio, ni el posible conocimiento que obtuvo el acusado sobre la marca de MERCK en el mercado y en la red, ni tampoco la oferta de venta del sitio, lograron convencer al Panel que merckblog.com fue registrado ni sería utilizado de mala fe. Por lo tanto, el panel descarta la acusación de MERCK y ordena que se mantenga el registro del sitio del acusado tal y como estaba. MERCK regresa ante el Panel años mas tarde, planteando que descubrieron nueva evidencia y que habia pasado ya suficiente tiempo como para que fuera obvia la mala fe de merckblog.com, ya que nada habia pasado con el sitio. El Panel adopta los planteamientos de MERCK, ya que cumplian con su reglamento sobre regresar ante ellos con la misma controversia. Este reglamento, similar al de la cosa juzgada, prohibía que se plantearan controversias similares más de una vez a menos que lograran probar que algo surgió a raíz de la decisión original o que se descubrió prueba que no fuese posible traer al pleito original. Aún así, MERCK no logró convencer al Panel y el mismo rechazo los planteamientos a una revision ya que los argumentos no prevalecerían en un nuevo análisis. En mi opinión, aunque no estoy de acuerdo con ninguna de las decisiones, entiendo que la de PR fué correcta. PR no podía alegar mas allá de lo que alegaron ya que nunca registraron o tan siquiera utilizaron la marca “Puerto Rico”. Por lo tanto jamás adquirió significación segundaria que pudo haber sido la única salida. En cuanto a MERCK, yo, como audiencia, entoy de acuerdo con los planteamientos sobre mala fe, como dice el Panel, no se limitan a lo que dicen las Reglas, sino que se puede demostrar de otras formas. Aunque no logró MERCK probar ese aspecto, entiendo que si llega a operarse el sitio y surgieran aspectos negativos para la compañía, que regresar al Panel podría ser una opción. Tampoco podemos descartar la recomendación que le hizo el Panel a MERCK, que no se porque no la siguió de acudir a los tribunales, entiendo que hubiera sido más exitoso el litigio (por no utilizar ataque) judicial que por medio del Panel, que aunque experto en la materia, estan limitados por los reglamentos.
12 comentarios:
Primeramente cabe señalar que WIPO es un tipo de proceso administrativo para resolver disputas en cuanto a nombres de dominio. Los árbitros que participan de este recurso pertenecen a diferentes países alrededor del mundo. Lo primero que cuestioné mientras leía los casos fue; aunque la WIPO tiene un reglamento para la resolución de diferentes tipos de situaciones, que leyes se utilizarían o que principios de Derecho se utilizarían en una situación compleja como la protección de Marcas. En el caso de Barcelona.com no hubo ningún tipo de problema en cuanto a ésto ya que ambas parte pertenecían a España, pero en el caso de Merck donde una parte era de Alemania y la otra de Estados Unidos me crea un poco de confusión.
En cuanto a la comparación de los casos:
Ambos casos plantean la misma controversia, la contravención que se tiene cuando una persona es dueña de una marca registrada v. una persona que es dueño de un nombre de dominio. Para la solución de este tipo de controversia la WIPO tiene un reglamento donde el querellante tiene que probar (1) que el nombre es similar y trae confusión, (2) que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legitimo en la misma (3) que el nombre de dominio se está utilizando de mala fe.
En el caso de Merck luego del análisis de la situación el panel evaluador entendió que los querellantes lograron probar los primeros dos requisitos. Entendieron que la compañía de New Jersey no tenía derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio, además que el nombre era similar y podría causar confusión. En cuanto al ultimo requisito, el cual el panel mismo entiende que es el más difícil de probar, ya que es una intención personal del usuario, entendió que los querellantes no habían logrado probar que se estuviera utilizando de mala fe. Los querellados alegaron que su interés en la página era hacer un “blog” o un tipo de plataforma para que los consumidores opinaran sobre ciertos productos. Además al momento de llevar la reclamación la página aún no tenía ninguna información. Por lo tanto el panel determinó que la reclamación no procede y los querellados de New Jersey continuaron siendo los dueños del nombre de dominio en cuestión.
En cuanto al caso de Puerto Rico me parece curioso el hecho de que de en la misma reclamación indican que no tienen derechos sobre la marca registrada de “Puerto Rico” pero que ésta otra compañía no tiene derecho a utilizar el nombre por lo expuesto en el caso de barcelona.com. En éste caso se utiliza el estado de Derecho conocido en Estados Unidos donde los nombres de países o sus emblemas no pueden ser apropiables según el “Copyright Act” y por lo tanto no le asiste la razón a la compañía de turismo en que los querellados no pueden utilizar le nombre de Puerto Rico en un nombre de dominio. Además no lograron probar que fue de mala fe. Me pregunto entonces, si en las páginas registradas por la compañía de turismo de Puerto Rico no existiera el “disclaimer” de que ellos no se han apropiado de la marca “Puerto Rico” aunque no lo hubieran hecho, ¿hubiera procedido la reclamación?
En fin, entiendo que ambos casos tienen una gran diferencia en cuanto a lo que reclaman. Primeramente porque en el caso de Merck estamos hablando de una compañía privada donde existe una apropiación de una marca o nombre y en el caso de Puerto Rico es una alegación en cuanto al nombre de un País. En cuanto al caso de Puerto Rico entiendo que de por si la reclamación de la compañía de turismo nunca hubiera prosperado ya que siendo parte de los Estados Unidos nos aplica el estatuto de el “Copyright Act” y éste mismo establece que los nombres de los países no son apropiables. En el caso de que la compañía de turismo hubiera alegado propiedad sobre una frase como la misma mencionada en el caso de “Puerto Rico lo hace mejor” hubiera tenido mayores probabilidades de prosperar.
En cuanto al caso de Merck entiendo que la compañía de New Jersey si acogió el nombre de dominio de mala fe. Aunque el caso posterior no fue acogido por el Panel entiendo que el sólo hecho de ellos querer hacer una plataforma de intercambio de información con los consumidores no era suficiente argumento para demostrar que su intención no era afectar de alguna forma la compañía dueña de la marca y nombre.
Al evaluar ambos casos, es menester señalar que ambos casos se llevan mediante WIPO, que es un proceso administrativo para resolver controversias relativas a nombres de dominio. El caso de Merck, al igual que el de Puerto Rico Tourism Company, tratan sobre la disputa que surge cuando existe una entidad que registra como nombre de dominio el nombre o marca registrada de otra entidad. Existe una Poliza que utiliza WIPO para adjudicar casos y en ambos casos se utilizó el párrafo número 4 de ésta que señala que el “complaintant” debe de probar 3 cosas: (1) que el nombre es similar y trae confusión, (2) que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legitimo en la misma (3) que el nombre de dominio se está utilizando de mala fe.
En el caso de Merck”, los “complaintants” lograron probar que el nombre trae confusión y que la persona no tiene derecho en cuanto a la marca ni que posee interés legítimo en la misma. No pudieron probar lo más difícil, que es probar que utilizaron el nombre de dominio con mala fe. Éste último requisito, asi mencionado en el caso de “Merck” y el de Puerto Rico Tourism Company”, es el más difícil de probar ya que hay que interpretar la intención del registrador. En este caso, no se pudo probar la mala fe ya la página carecía de información y además acompañaba la palabra “blog” después de “merck” en el nombre de la página de Internet.
El caso de Puerto Rico Tourism Company trata sobre el mismo tema que el caso de Merck pero en este caso se registró el nombre de un país (puertorico) como domain name. La compañía de turismo de Puerto Rico había registrado su slogan (“Puerto Rico lo hace mejor”) en diferentes idiomas pero nunca registro el nombre Puerto Rico. Este caso señala que Puerto Rico Tourism Company no pudo probar el primer requisito que es el probar que el nombre utilizado es similar y que trae confusión. Además, se señaló que de acuerdo con el United States Trademark law” no se permite registrar lugares geográficos tal como lo es Puerto Rico.
En conclusión, ambos casos son parecidos en que el WIPO los decidió similarmente ya que es menester que el “complaintant” pruebe los tres criterios para que se determine a favor de éste. Vemos diferencias en cuanto a los tipos de “domain names” que se registraron ya que uno trata de una marca mientras el otro trata sobre el nombre de un país. Por consiguiente, se utilizó el “Trademark law” como referencia en el caso de Puerto Rico Tourism Company mientras que en el caso de Merck no se utilizó. En ambos se falló en contra de las reclamaciones de los “complaintants”.
Los casos de Puerto Rico Tourism Company v. Virtual Countries, Inc. y Merck KGaA v. Paul Rostkowski tratan de los nombres de dominio en el Internet. Es importante notar que un nombre de dominio se puede registrar con la teoría de "primero en tiempo, primero en derecho." No hay un derecho establecido en cuanto a que nombre de derecho esta protegido y cual no, todo depende de las circunstancias particulares de cada caso. Examinaremos los casos antes mencionados y compararemos
sus decisiones, ambas por la WIPO Arbitration and Mediation Center.
El caso de Puerto Rico Tourism Company v. Virtual Countries, Inc. trata de un nombre de dominio ,puertorico.com, utilizado por una compañía extraña a Puerto Rico. Virtual Countries, Inc. es una compañía de Seattle, Washington, que se dedica a registrar nombres de países y después trata de vendérselos a los países por una cantidad exorbitante de dinero. La compañía de turismo de Puerto Rico presenta el caso ante la WIPO, ya que Virtual Countries estaba utilizando el
nombre de dominio de puertorico.com y en ninguna parte se asociaba con Puerto Rico. Turismo alegaba que al haber registrado el decir de “Puerto Rico lo hace mejor”, tenían derecho a la palabra Puerto Rico en sí. Además, la compañía de turismo alega que el uso de Virtual Countries es ilegal y que ellos no tienen derecho a utilizarlo. El caso utiliza la Ley de Marcas federal, donde se establece que los nombres geograficos no son marcas y no pueden ser registrados debido a su uso común y que sus nombres son genéricos. El caso establece unos requisitos a utilizar para que la "complainant", la compañía de turismo de Puerto Rico, pudiera prevalecer en el caso. El primer requisito es que el nombre de dominio es idéntico o confunde con la marca o la marca de servicio a la que el "complainant" tiene derecho. El segundo requisito es que el "respondent" no tiene ningún derecho o interés legitimo respecto al nombre de dominio. El tercer y último requisito es que el nombre de dominio que esta registrado esta siendo utilizado de mala fe.
El caso de Merck v. Paul Rostkowski, al igual que el de Puerto Rico, trata de un nombre de dominio que fue registrado por una persona que no tenía el derecho y el título del nombre, ya que el nombre Merck estaba registrado por la propia farmacéutica. Merck es una compañía farmacéutica, la cual distribuye medicinas como Vioxx. Rostkowski registró el nombre de dominio como un blog, que al abrir la página decía “Comming Soon”. El “Complaintant” Merck no pudo probar todos los requisitos establecidos por el tribunal, le falto el más dificil que es la mala fe, ya que la página solo decía “coming soon”, no decía nada más que se le pudiese imputar la mala fe.
Ambos casos tratan sobre la dicotomía cuando una entidad es dueña de un nombre, conocido y utilizado para negocios a traves de la nación y otra entidad dueña de un nombre de dominio, la cual utiliza ese nombre por primera vez. Ambos casos se ven ante la WIPO donde ambos “Complaintants” pierden sus argumentos por falta de prueba ante los tres requisitos mencionados anteriormente.
Es curioso ver en estos casos como la WIPO trata los nombres de dominio, se rigen bastante por “primero en tiempo, primero en derecho” en vez de mirar los nombres de marcas registrados ante las naciones, como lo habia hecho Merck y “Puerto Rico lo hace mejor”. La WIPO conlleva su decisión a base de los requisitos establecidos, si no se pueden probar los requisitos con pruebas contundentes y no meras alegaciones, el caso no va a prevalecer ante dicho foro. El caso de Merck que se vió por segunda vez es un claro ejemplo de como la WIPO va a tratar la prueba. El “Complaintant” nuevamente llevó el caso alegando que tenía nueva prueba, su prueba era que la mala fe del “Respondent” se podía observar ya que no se había hecho nada en la página de Internet y con el nombre de dominio. Nuevamente la WIPO estableció que la prueba presentada no era suficiente para probar la mala fe del “Respondent”.
Antes de comenzar a comparar los casos de Merck KGaA v. Paul Rostkowski y Puerto Rico Tourism Company v. Virtual Countries, Inc. debo de indicar que la controversia en ambos es la misma: quien tiene derechos sobre el nombre de dominio si es la persona que tiene una marca registrada o si es la persona que inscribió el nombre de dominio.
Luego de leer ambos casos, puede ver que para solucionar esta controversia la WIPO (donde se llevan a cobo los procesos de arbitración y mediación de controversias sobre nombres de dominio) tiene las “Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, “Uniform Domain Dispute Resolution Policy” y “WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”. Para adquirir un nombre de dominio hay que cumplir con estas reglas.
Para determinar que la persona que inscribió el nombre de dominio no tenia derecho a hacerlo el querellante debe probar lo que establece las “Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” en el párrafo 4(a)(i-iii): (i) que el nombre de dominio es idéntico y confusamente similar al trademark o marca de servicio que le pertenece al querellante; (ii) que el dueño del nombre de dominio no tiene ningún derecho o interés al respecto; y (iii) que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe.
En el caso de Puerto Rico Tourism Company, la WIPO indico que los nombres de países no son apropiables y no se pueden registrar. Por tal motivo resolvió el caso diciendo que la Compañía de Turismo de Puerto Rico no tenía una marca registrada o de servicio en la cual el nombre de dominio en disputa (puertorico.com) fuera idéntico o confusamente similar por lo cual ordeno que Virtual Countries, Inc. mantuvieran el mismo.
Por otro lado, en el caso de Merck KGaA, la WIPO resolvió que a pesar de que estos lograron probar que el nombre de dominio era idéntico y confusamente similar a su trademark y que el dueño del nombre de dominio no tenía ningún derecho o interés al respecto, no lograron probar que fue registrado y usado de mala fe. En el mismo caso la WIPO te dice que el tercer requisito es sumamente difícil de probar ya que depende de la intención que tenga el dueño del nombre de dominio. Aquí, Paul Rostkowski dijo que el lo había creado para que los usuarios del producto Vioxx, una medicina creada por Merck & Co., pudieran escribir acerca de la experiencia que habían tenido con el mismo. Me parece un poco raro como le dieron tanto peso a esto a pesar de que el ofreció venderle el nombre de dominio cuando le enviaron una carta de cese y desista.
Finalmente como se puede observar los casos se distinguen en que uno es de una compañía pública donde el nombre de Puerto Rico no se puede apropiar por ser el nombre de un país y el otro es de una compañía privada que gozan con un nombre registrado, Merck. A mi entender el caso de Puerto Rico Tourism Company estuvo bien resuelto ya que entiendo que puertorico.com no traería confusión porque los nombres de dominio que poseía la compañía eran compuestos de frases como Puerto Rico ¡Lo Hace Mejor! y de primera somos parte de los Estados Unidos y como sabemos se es imposible apropiarse del nombre de un país bajo el “Copyright Act”. En cuanto al caso de Merck KGaA, entiendo que no se debió haberse resuelto de esa manera ya que el solo hecho de que el Sr. Paul Rostkowski dijera que lo había creado para que los usuarios de Vioxx se expresaran, entiendo que eso no era suficiente porque no había hecho nada para que los usuarios de Vioxx comenzaran a expresarse y tan pronto le enviaron la carta de cese y desiste y rápido le informo a Merck que el nombre de dominio estaba a la venta, es por esto que entiendo que desde un principio el tenia la intención de venderlo y lo inscribió de mala fe para obtener mucho dinero.
Los tres casos se tratan del dominio de un nombre o una marca en la red. Con los constantes cambios y la evolución de las empresas, si estas quieren estar a la vanguardia es de suma importancia tener presencia en la Internet. Por lo tanto, hay personas que muchas veces de mala fe, registran nombres que en un futuro una empresa puede necesitar, y se ve en la obligación de pagar altas cantidades para adquirir el dominio.
El caso de Puerto Rico Truism esta relacionado con el nombre Puerto Rico. En este se plantea que para los efectos de marcas registradas, los nombres de zonas geográficas no estan permitidos. Una persona sin ningún contacto con Puerto Rico había registrado el dominio puertorico.com,por lo que la Compania de Turismo de Puerto Rico estaba reclamando.
En estos casos es requisito cumplir con lo siguiente:
1. que el nombre es similar y provoca confusión
2. que la persona duena del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legítimo a la misma
3. que el nombre de dominio se está usando de mala fe
En el caso de autos, la Compania de Turismo no pudo probar la mala fe, que es el requisito mas arduo de satisfacer.
Ahora bien, en el caso de Merck, tampoco se pudo probar la mala fe. Si ellos mismos saben que es el requisito mas dificil de probar, entonces como es posible que no sean un poco más flexibles en cuando a esto.
Me pregunto como una empresa puede salvaguardar sus intereses y su dominio en la red, si una persona lista se le adelanta y registra el dominio. Esto se presta para que las grandes empresas sean manipuladas y extorsionadas.
Luego de leer y hacer un análisis de los casos a comparer, concluyo con mis compañeros que el reglamento de la WIPO exige al querellante probar que:
(1) que el nombre es similar y trae confusión,
(2) que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legítimo en la misma
(3) que el nombre de dominio se está utilizando de mala fe
En el caso de la P.R. Tourism Company, como bien estableciera el Copyright Act, los nombres de los países, entre otros, no son nombres apropiables y que por tanto la reclamación de ésta no justifica la concesión del remedio solicitado, puesto que no cumple con todos los requisitos que se han de probar, al no poderse probar que el nombre creara confusión alguna.
Sin embargo, en el caso de Merck, aunque sí se demostró que el dominio creaba confusión, no se pudo demostrar que la parte querellada hubiere utilizado el nombre del dominio de mala fe. Considero yo que el uso que intentaba darle la parte querellante era uno de interés público para aquellos pacientes que usaban la dicha pastilla, y que por tanto no había mala fe alguna.
Luego de leer y hacer un análisis de los casos a comparer, concluyo con mis compañeros que el reglamento de la WIPO exige al querellante probar que:
(1) que el nombre es similar y trae confusión,
(2) que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legítimo en la misma
(3) que el nombre de dominio se está utilizando de mala fe
En el caso de la P.R. Tourism Company, como bien estableciera el Copyright Act, los nombres de los países, entre otros, no son nombres apropiables y que por tanto la reclamación de ésta no justifica la concesión del remedio solicitado, puesto que no cumple con todos los requisitos que se han de probar, al no poderse probar que el nombre creara confusión alguna.
Sin embargo, en el caso de Merck, aunque sí se demostró que el dominio creaba confusión, no se pudo demostrar que la parte querellada hubiere utilizado el nombre del dominio de mala fe. Considero yo que el uso que intentaba darle la parte querellante era uno de interés público para aquellos pacientes que usaban la dicha pastilla, y que por tanto no había mala fe alguna.
Cuando comencé a leer estos casos, me di cuenta de la dificultad que tendremos como personas para poder ajustarnos a no asumir una posición antes de analizar la totalidad del caso. En Puerto Rico Tourism vemos como una compañía con cede en Washington registró el nombre de dominio puertorico.com. Como es de esperarse, la compañía de Turismo de Puerto Rico decide hacer una reclamación por ese nombre de dominio ya que, según su argumento, una persona que entre a puertorico.com espera razonablemente que sea una de las paginas principales de Puerto Rico. Inicialmente estuve de acuerdo con este argumento. Cuando uno entra a nombres tan específicos como puertorico.com uno no espera que una compañía con base en Washington tenga información actualizada acerca de Puerto Rico.
No obstante, el panel de WIPO determinó que “Puerto Rico”, al ser el nombre de un país (en este caso, una isla), no es un nombre que se pueda considerar “registrado” y por lo tanto, no pertenece a nadie. No es indispensable que la Compañía de Turismo de Puerto Rico lo tenga y no hay mala fe, ni de la compañía en Washington ni de la Compañía de Turismo en este caso. Se deniega la petición.
En ambas partes del caso Merck, se analiza si el Sr. Paul tuvo la intención primaria de registrar el nombre de dominio merckblog.com para vendérselo específicamente a Merck. Aunque entran otros elementos en consideración, este es el factor que determina si la petición tiene o no merito. El panel analiza que el Sr. Paul no tuvo la intención PRIMARIA de comprar ese dominio para vendérselo específicamente a Merck y por tanto, no hubo mala fe de su parte. Se deniega la petición. Durante la lectura de este caso, me pasó por la mente que el Sr. Paul SI había registrado ese nombre con la intención de vendérselo a Merck. Después de todo, el panel llegó a esa decisión luego de analizar que Paul ofreció venderle ese dominio a Merck luego de que Merck le reclamara. Pero… ¿acaso no fue esto lo que pasó en el caso Panavisión v. Toeppen?
Sin embargo, la decisión en Panavisión fue muy diferente. En ese caso se determinó que Toeppen si registraba nombres de dominio de compañías famosas con la intención de venderlos. El Tribunal llegó a esa decisión luego de enterarse que Toeppen había registrado varios nombres de dominio famosos además de Panavisión. No sabemos si Paul registró otros nombres de dominio, no se entró en ese análisis.
¿Cómo se relacionan los casos Merck y Puerto Rico Tourism?
En ambos casos se estableció que existe un nombre de dominio, que el mismo tiene una o más palabras que podrían traer confusión a los usuarios de la Internet y que los reclamantes exigen que les den derecho sobre el uso de los mismos. Ambas reclamaciones fueron denegadas. En Puerto Rico Tourism se llega a la conclusión de que Puerto Rico no es un nombre que pueda ser registrado y por ende, no pertenece a nadie y por lo tanto, nadie tiene derecho a exigir su uso exclusivo. En Merck, no se pudo probar mala fe por parte de Paul a los efectos de que el propósito principal de que este adquiriera merckblog.com era para vendérselo a Merck. Es interesante que en ambos casos, lo primero que uno piensa es que terminaran de forma muy distinta a como lo hacen. Personalmente pienso que de cierta manera es reconfortante saber que, al parecer, en estos casos la justicia realmente fue ciega pues fueron a los meritos de cada ley y tomaron una decisión.
Al estudiar detenidamente ambos casos, se puede observar que son casos muy parecidos, ya que tratan la misma controversia sobre los nombres de dominio y el debate de sobre a quién le pertenecen. Ahora, hay que destacar ciertas diferencias entre ambos casos. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico Tourism, esta agencia del gobierno no pudo utilizar el nombre de dominio puertorico.com ya que éste había sido adquirido por otra compañía. Hay que destacar que el nombre Puerto Rico no puede ser una marca registrada, ya que es el nombre de un país y la ley aquí dice que no se puede registrar como una marca. En el caso de Merck, éste se está llevando en el año corriente pero ya se había dilucidado el año anterior y no había denegado al Complainant el uso del nombre. Merck trae el caso nuevamente alegando que ha pasado un año y la compañía que había utilizado el nombre de dominio que ellos querían no ha hecho ningún tipo de uso a la página, la cual se suponía fuera para un blog.
En el caso de Puerto Rico Tourism se consideran los siguientes puntos:
- the domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service
mark in which the Complainant has rights; and
- the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- the domain name was registered and is being used in bad faith
Haciendo un análisis, podemos observar fácilmente que el caso no cumple con el primer punto, ya que Puerto Rico no es ni puede ser una marca registrada, los mismos querellantes lo admiten. Pero intentan lograr su punto utilizando el caso de Barcelona.com, el cual no les resulta, ya que la ley de Barcelona es distinta a la de Puerto Rico y allí si se permite registrar el área geográfica como una marca. De esta manera, los querellantes no logran defender su punto y se resuelve en su contra.
En el caso de Merck, esta compañía ya había llevado el caso anteriormente y se había resuelto en su contra. Ellos intentan llevar el caso nuevamente alegando que tenía información que no existía antes. La decisión de este caso es que no se logra probar que existe mala fe por la parte querellada. Su conducta era exactamente la misma que tenía la primera vez que se llevó el caso, y no probaron ningún hecho distinto. Por lo tanto se mantuvo la decisión anterior.
Personalmente entiendo que las conclusiones de estos dos casos deben crear preocupación hacia muchas compañías y entidades, ya que ambas acciones fueron denegadas, aún existiendo el hecho de que se intentó obtener un beneficio económico por la parte querellada al intentar vender el nombre de dominio o no se estaban utilizando las páginas correspondientes. Si aún así, no se probó la mala fe, esto demuestra que es sumamente difícil lograr obtener un nombre de dominio.
En los casos de Merck KGaA v. Paul Rostkowski y Puerto Rico Tourism Company v. Virtual Countries, Inc se plantea la misma controversia de quien tiene derechos sobre una marca registrada? Si es la persona que registra la marca o la que es dueña del nombre de dominio. En WIPO se utiliza un reglamento donde el querrellante tiene que probar que:
(1) El nombre es similar y trae confusion.
(2)Que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interes legitimo en la misma.
(3)Que el nombre de dominio se esta utilizando de mala fe.
En caso Merc se probaron los primeros dos incisos pero en relación al tercero no pudieron probar que se utilizo el nombre de mala fe, el cual es el mas difícil de probar.
En el caso de Puerto Rico Tourism Company se toca la misma controversia que en el caso Merck. En este caso la compañía de turismo de Puerto Rico, había registrado un slogan que decía (Puerto Rico lo hace mejor)
Este caso indica que para los efectos de marcas registradas los nombres de zonas geográficas no estan permitidos. Debido a su uso comun, se consideran nombres genericos. En este caso una persona o compañia extraña sin ningún contacto con Puerto Rico había registrado el dominio puertorico.com y la Compañia de Turismo de Puerto Rico estaba reclamando haber registrado la marca por medio de su slogan.
En estos casos es requisito cumplir con lo siguiente:
1. Que el nombre es similar y provoca confusión.
2. Que la persona dueña del nombre de dominio no tiene derecho en cuanto a la marca y no posee interés legítimo a la misma.
3.Que el nombre de dominio se está usando de mala fe.
En este caso la Compañia de Turismo no pudo probar la mala fe, que es el requisito mas dificil de probar.
En notas apartes cabe señalar que en Puerto Rico el derecho a la marca se reconoce mediande el registro de la misma.Existen las marcas de fabrica, servicio, certificacion y las colectivas. Las marcas tiene una vigencia de 10 años desde su registro y son renovables por periodos sucesivos de 10 años y si es abandonada por falta de uso por 5 años en P.R se presume el abandono lo mismo sucede si la marca en algun momento se convierte en un nombre generico.
En el caso Colgate-Palmolive v. Mistolin, 117 DPR 303 (1986) El Tribunal Supremo resolvió que:Para que la marca sea registrable es necesario que se pegue en el producto y el mismo se distribuya de buena fe en Puerto Rico.Como pueden ver el requisito de Buena Fe es de suma importancia tanto en EEUU como aqui en Puerto Rico.
Comparación entre el caso de “merckblog.com” y el caso de la Compañía de Turismo y “puertorico.com”
Lo primero que debemos destacar es que ambos casos fueron ventilados ante la Wipo.
La Wipo tiene un reglamento por el cual se deja llevar cuando se le presentan controverisas sobre nombres de dominio, ésta es la “Uniform domain name Dispute Resolution Policy”
Para lograr que el “complainant” resulte airoso tiene que probar que:
1.El nombre de dominio que fue registrado por el “respondent” es idéntico o confusamente similar a la marca o marca de servicio a la cual el “complainant” tiene derecho.
2.Que el “respondent” no tiene derecho o un interés legítimo en el nombre de dominio; y
3.Que el nombre de dominio ha sido registrado y ha sido usado de mala fe.
Cabe destacar que la Wipo ha reconocido que de los tres requisitos es el de probar la mala fe el que más trabajo cuesta probar.
Ambos casos tratan sobre nombres de dominio; uno de una farmaceútica mundialmente reconocida y otro del nombre de un país(Puerto Rico)
En el caso de Merck, aunque se pudo probar los primeros dos requisitos dispuestos por la Wipo, no se pudo probar el tercero (la mala fe en el uso). En mi opinión creo que el “complainant” probó más alla de toda duda que el “respondent” había actuado de mala fe, pienso que de haber tenido un interés real en el blog lo hubiese utilizado; sin embargo el tiempo pasaba y la página seguía en “construcción”. El caso de Puerto Rico es muy diferente al de Merck porque estamos hablando del nombre de un país, que por su relacion política con Estados Unidos, está protegido por la Copyright Act que prohibe que se inscriban los nombres de paises. Así que en este caso Puerto Rico no tenía muchas posibilidades de prevalecer. Aunque trato de traer el caso de “Barcelona”en apoyo de su caso, realmente ambos casos eran muy diferentes. En este caso las palabras que acompañaban el nombre Barcelona era su nombre completo y en segundo lugar la ley de España si permite el registro de áreas geográficas. Realmente Puerto Rico no tenía derecho al remedio solicitado, mucho menos cuando la Compañía de Turismo, reconocía que no tenía derecho a las palabras por si solas más alla de la frase
“Puerto Rico lo hace Mejor”
WIPO
En los casos de MERCK y de PR surgen las mismas controversias. La diferencia se da en cuanto al registro y uso de la marca de MERCK contrario al no registro ni uso de la marca de PR. Ambos casos estan regulados por las Reglas de la WIPO. En relación a las controversias aqui planteadas, se les exige a los promoventes que cumplan con los siguientes requisitos para obtener una decisión favorable del Panel: (a) que el nombre de dominio en cuestión es idéntico o similar a la marca registrada del promovente, (b) que el acusado no tiene derecho ni un interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión, y que (c) el nombre de dominio en cuestión fué registrado y esta siendo utilizado de mala fé.
En el caso de Puerto Rico Tourism, promovente, v. Virtual Countries, acusado, el gobierno de PR pretende impugnar el uso del nombre de dominio del acusado, puertorico.com, el cual llevan utilizando desde el 1995. PR alega que aunque no posean el registro de la marca “Puerto Rico” a su favor, sus lemas y campañas han hecho que el nombre “Puerto Rico” adquiera significación segundaria, por lo tanto, se hace registrable a su favor, según la ley. Virtual, por sup arte alega que si bien PR acepta que no tiene absolutamente nada registrado bajo en nombre geográfico del país, Puerto Rico, según las leyes de marcas tampoco pueden hacerlo. La ley prohíbe la inscripción de nombres geográficos a menos que con el tiempo y el uso hayan adquirido significación segundaria, o sea que sean reconocidos como una marca a pesar de su significado, cosa que PR no ha logrado. Esto se debe a que nunca han ni tan si quiera utilizado el nombre de “Puerto Rico” ni como una marca ni como un producto.
El Panel, en este caso, al aplicar las Reglas pertinentes al conflicto, no vió razón para continuar el análisis, más alla del inciso a, sobre la posible confusion que pudiera causar el nombre de dominio de los acusados, puertorico.com. Denegaron por tal razón la solicitud de PR. Además el Panel demostró que no tan solo PR no tenía alguna marca registrada a su nombre, sobre “Puerto Rico”, sino que no había estatuto alguno que les permitiera asi hacerlo, sino que también tenían conocimiento del nombre de usuario desde hacia unos años e incluso intentaron comprarlo. Esto demostraba que no iban a poder satisfacer el tercer paso del análisis, ya que se hubiera derrotado la mala fe, del acusado, con la oferta de compra del promovente.
El caso de MERCK conlleva un análisis, aunque parecido, mucho más riguroso que el de PR. En este caso, MERCK lleva cientos de años utilizando la marca y tiene cientos de marcas bajo MERCK y otras denominaciones del mismo nombre u origen. El acusado, Rostkowski, pretende abrir un sitio en el web bajo el nombre de merckblog.com. Similar a la situación de PR, con la diferencia de que MERCK si es una marca registrada, reconocida y en constante uso. Situación que desde el exterior puede ser vista como maliciosa.
El Panel utilizando las mismas reglas que en el caso de PR procede a analizar los distintos aspectos. En cuanto a similaridad y posibilidad de confusion, MERCK toma la delantera y obtiene ese punto a su favor. El segundo paso, que también se le concede a MERCK, sobre el interés legítimo que tiene el acusado sobre el uso del nombre de dominio, pues merckblog.com tampoco logra rebatirlo. El problema surge cuando le corresponde el turno a MERCK de demostrar la mala fe del acusado en el registro y el uso del confuso nombre de dominio. Los argumentos de MERCK sobre la utilización que se le daría al sitio, ni el posible conocimiento que obtuvo el acusado sobre la marca de MERCK en el mercado y en la red, ni tampoco la oferta de venta del sitio, lograron convencer al Panel que merckblog.com fue registrado ni sería utilizado de mala fe. Por lo tanto, el panel descarta la acusación de MERCK y ordena que se mantenga el registro del sitio del acusado tal y como estaba. MERCK regresa ante el Panel años mas tarde, planteando que descubrieron nueva evidencia y que habia pasado ya suficiente tiempo como para que fuera obvia la mala fe de merckblog.com, ya que nada habia pasado con el sitio. El Panel adopta los planteamientos de MERCK, ya que cumplian con su reglamento sobre regresar ante ellos con la misma controversia. Este reglamento, similar al de la cosa juzgada, prohibía que se plantearan controversias similares más de una vez a menos que lograran probar que algo surgió a raíz de la decisión original o que se descubrió prueba que no fuese posible traer al pleito original. Aún así, MERCK no logró convencer al Panel y el mismo rechazo los planteamientos a una revision ya que los argumentos no prevalecerían en un nuevo análisis.
En mi opinión, aunque no estoy de acuerdo con ninguna de las decisiones, entiendo que la de PR fué correcta. PR no podía alegar mas allá de lo que alegaron ya que nunca registraron o tan siquiera utilizaron la marca “Puerto Rico”. Por lo tanto jamás adquirió significación segundaria que pudo haber sido la única salida. En cuanto a MERCK, yo, como audiencia, entoy de acuerdo con los planteamientos sobre mala fe, como dice el Panel, no se limitan a lo que dicen las Reglas, sino que se puede demostrar de otras formas. Aunque no logró MERCK probar ese aspecto, entiendo que si llega a operarse el sitio y surgieran aspectos negativos para la compañía, que regresar al Panel podría ser una opción. Tampoco podemos descartar la recomendación que le hizo el Panel a MERCK, que no se porque no la siguió de acudir a los tribunales, entiendo que hubiera sido más exitoso el litigio (por no utilizar ataque) judicial que por medio del Panel, que aunque experto en la materia, estan limitados por los reglamentos.
gioakim.am
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